Salomão alerta que o direito de uso exclusivo de marca não é absoluto - Sérgio Amaral/STJ

Brasília – A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, XXIX, assegura a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

De acordo com a Lei 9.279/96, ou Lei da Propriedade Industrial (LPI), a marca tem como objetivo distinguir um produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.

No Superior Tribunal de Justiça (STJ), são frequentes as disputas entre empresas tanto de mesmo segmento, quanto de segmentos diferentes, pela exclusividade do uso de determinada marca. O entendimento nas turmas de direito privado do STJ é de que o direito marcário deve, ao mesmo tempo, garantir o interesse dos titulares das marcas e proteger o consumidor de eventuais confusões quanto ao produto que compra ou ao serviço que lhe é prestado.

No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, é o responsável pelo registro de marcas.

O registro garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo da marca no território nacional em seu ramo de atividade econômica, além de agregar valor aos produtos ou serviços da empresa perante o consumidor.

Entre os principais temas abordados nos julgamentos do STJ sobre direito marcário estão o direito de exclusividade de marca para produtos ou serviços de mesmo segmento mercadológico; o direito de exclusividade de marca para produtos ou serviços de segmentos distintos; o direito de propriedade do conjunto-imagem (trade dress); e o direito de danos morais pela importação ou comercialização de produtos contrafeitos de marca registrada.

Mesmo segmento – Ao julgar o REsp 1.741.348, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, a Terceira Turma do STJ deu provimento ao apelo das proprietárias das marcas Cavalera e K2 contra a Zara Brasil, para reconhecer a violação da marca figurativa das recorrentes pela empresa recorrida.

No caso analisado, a Cavalera e a K2 alegaram que o uso indevido pela Zara do sinal gráfico por elas já registado (uma águia de duas cabeças com asas abertas) poderia confundir o público consumidor, já que as empresas atuam no segmento de comércio de peças de vestuário. Disseram que a atitude da Zara configurava ato de concorrência desleal, visto que se trata de marca notoriamente conhecida e desejada por seus consumidores.

Ao proferir seu voto, a ministra-relatora destacou que o elemento figurativo da águia bicéfala representada com as asas abertas é um símbolo de uso disseminado no mundo inteiro desde, no mínimo, a Idade Média, sendo assim impossível constituir exclusividade dos recorrentes para uso em qualquer contexto.

Recentemente, ao julgar o REsp 1.688.243, a Quarta Turma negou provimento ao recurso especial interposto pela empresa IGB Eletrônica, dona da marca Gradiente, e pelo Inpi, que pretendia obter a exclusividade de uso da marca Iphone no Brasil. Com a decisão, a IGB (em recuperação judicial) pode continuar a utilizar a marca G Gradiente Iphone, registrada por ela, porém sem exclusividade sobre a palavra “iphone” isoladamente.

Em seu voto, o ministro-relator, Luis Felipe Salomão, destacou que o direito de uso exclusivo da marca não é absoluto, prevendo o ordenamento jurídico limites tanto na especificidade, quanto na territorialidade.

Salomão ressaltou que também é preciso levar em consideração as hipóteses em que o sinal sugestivo, em função do uso ostensivo e continuado, vincula os consumidores aos produtos e serviços oferecidos por determinada empresa, como é o caso da Apple, produtora do iPhone.

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Trade dress envolve concorrência desleal

Chandon – No REsp 1.209.919, a Quarta Turma, por unanimidade, rejeitou o pedido da empresa francesa Champagne Moët & Chandon que visava a impedir que uma danceteria localizada em Florianópolis continuasse a usar o nome Chandon.

A empresa francesa alegou que o uso do nome Chandon pela danceteria poderia causar confusão aos consumidores, sobretudo pelo fato de a danceteria oferecer aos clientes bebidas da sua marca. Segundo a Moët & Chandon, a casa de dança utilizou o nome por ela registrado na França sem sua autorização.

A produtora de espumantes alegou ainda que o artigo 126 da LPI confere proteção especial à marca notoriamente conhecida, independentemente de formalização de registro no Brasil. A empresa destacou que o dispositivo legal tem respaldo na Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, da qual o Brasil é signatário.

Em seu voto, o relator do recurso, desembargador convocado Lázaro Guimarães, reconheceu que a empresa goza da proteção prevista no artigo 126 da Lei 9.279/96. Entretanto, ressaltou que essa proteção se restringe ao mesmo ramo de atividade, diferentemente do que ocorre com as marcas de alto renome, cuja proteção é estendida para todos os ramos de atividade, conforme o artigo 125 da LPI.

O magistrado também explicou que, no caso analisado, é aplicável o princípio da especialidade, o qual autoriza a coexistência de marcas idênticas, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades diferentes. (As informações são do STJ)